전자상거래 관련 발명의 성립성에 관한 Bilski Case의 영향과 과제

초록

전자상거래 관련 발명 그 중에서도 영업방법발명의 특허성에 대해서는 1998년 State Street Bank 사건에 대한 연방순회항소법원의 판결 이후에 지속적으로 논쟁의 대상이 되어 왔다. State Street Bank 판결 이후 영업방법발명의 출원은 급증하였으나, 영업방법발명의 질적인 면은 물론 특허성을 갖는지에 대해서도 지속적인 의문이 제기 되어 왔다. 아울러, 대륙법계를 중심으로 영업방법발명은 특허권을 부여하기에 적합하지 않으며, 오히려 특허권을 부여함으로써 특허법이 지향하는 목적을 해할 우려가 있음이 지적되어 왔다. 이와 같은 문제는 미국의 특허법이 독일이나 우리나라와 같은 대륙법계 국가의 특허법에서 정한 발명의 정의보다 더 넓은 의미로 발명의 특허성을 인정하고 있었기 때문인데, 최근 들어 Bilski 사건에서 연방순회항소법원은 Bilski의 특허청구항이 특허성을 갖지 않는다고 판결함으로써 새로운 논란을 불러일으켰다. 연방순회항소법원은 기존에 이용되던 UCT 테스트 대신 새로운 특허성 판단의 기준으로서 machine-or-transformation 테스트를 이용하여 특허성을 부정한 바 있다. 이러한 결정은 미국 내에서 특허성을 제한함으로써 반특허정책이 본격적으로 전개되고 있는 것은 아닌지에 대한 관심을 불러일으키고 있다. 반면 연방대법원은 Bilski의 특허청구항이 특허요건을 만족시키지 못 한다고 판결함으로써 결론적으로는 연방순회항소법원과 동일한 결론에 도달하였으나, 연방대법원은 연방순회항소법원이 설시한 machine-or-transformation 테스트가 특허성 판단의 유일한 기준이 아니라고 하여 연방순회항소법원과는 설명을 달리하고 있다. 아울러 machine-or-transformation 테스트가 유용하고 중요한 테스트의 도구라고 설명하면서 본 판결이 SSB 판결을 비롯하여 연방순회항소법원이 거부하였던 다른 기준을 지지하는 것은 아니라고 하였다. 이와 관련하여 특허청은 임시지침을 통해 장치 또는 변형 요건을 반영한 기존의 심사지침을 이용할 것을 요구하였다. 따라서, 추후에 방법발명의 법정주제를 판단함에 있어서 다른 기준이 나올 때까지는 장치 또는 변형 요건이 유력한 기준으로 작용할 것이고, 이 요건을 충족하지 못한 발명에 대해서는 출원인이 자신의 발명이 추상적인 아이디어에 해당하지 않음을 입증해야 하는 책임을 부담하게 될 것이다. 반면, 우리나라 심사기준은 전자상거래 발명과 관련하여 컴퓨터상에서 구현되는 구성에 한정이 있는 것, 소프트웨어 관련 발명과 관련하여 하드웨어와 결합하여 구동할 것을 요구하고 있으므로 장치 또는 변형 요건은 우리 실무에 큰 영향을 끼칠 것으로 보이지 않는다.

키워드